Anche i marchi di forma sono protetti sul piano penale. Può così essere sanzionato chi viene trovato in possesso di pupazzi come Spider Man, Pokemon e Teletubbies, privi del marchio CE. Basta che ci sia un'elevata probabilità di trarre in inganno il consumatore. Mentre la maggioranza sta per approvare una riforma della parte del Codice penale dedicata alla contraffazione, la Cassazione, con la sentenza n. 22050, depositata il 27 maggio, fa il punto sul perimetro della tutela penale dopo l'approvazione del Codice della proprietà industriale. La Cassazione ha confermato la condanna a 1 anno e 2 mesi nei confronti di una cittadina cinese trovata in possesso di un'ingente quantità di lampadine con il marchio Philips contraffatto e giocattoli privi di segni caratterizzanti. Tra i motivi di ricorso in Cassazione aveva trovato posto anche il fatto che i giocattoli non contenevano alcun marchio o altro segno falsificato, ma erano solo delle grossolane falsificazioni.
La Corte, nel respingere il ricorso, ha messo innanzitutto in evidenza come l'articolo 474 del Codice penale punisce chi, tra l'altro, introduce nel territorio dello Stato opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi e segni distintitivi, nazionali o esteri, contraffatti o comunque alterati. La norma prende cioè in considerazione il segno distintivo che, collocato su un oggetto o comunque riferito a un servizio memorizzato dal pubblico permette di distinguere i prodotti con marchio da quelli che ne sono del tutto privi. Un segno così può essere registrato quando è idoneo a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa.
«La fattispecie penale – ricorda la Corte – ha per oggetto tutti i segni riconoscibili come marchi dalla disciplina civilistica come risulta dall'assenza di una indicazione testuale a favore di una disciplina penalistica del marchio». Si pone però il problema della tutela penale dei marchi di forma, di quei segni cioè la cui funzione caratterizzante è rappresentata direttamente dalla forma del prodotto o dalla sua confezione. La forma del prodotto può essere tutelata come marchio, spiega la Corte, solo quando svolge un'effettiva funzione distintiva come nel caso,a suo modo ormai classico, delle bottiglie di Coca Cola.
Per quanto riguarda la possibilità di contestare il reato di contraffazione anche nel caso di falsificazione di personaggi di fantasia, la giurisprudenza è controversa. Ci sono infatti pronunce di Cassazione, come quella del 26 aprile 2001, che sostengono come il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'articolo 474 del Codice penale, non può avere per oggetto beni che rappresentano una semplice imitazione figurativa di prodotti industriali, senza alcun marchio o segno distintivo della merce abusivamente riprodotto.
Una posizione che però per la Cassazione è oggi ingiustificata. Se infatti poteva anche esistere qualche perplessità quando era in vigore la vecchia legge di tutela dei marchi, la n. 929 del 1942, oggi, con il Codice della proprietà industriale, adottato con il decreto legislativo n 30 del 2005, ogni dubbio sull'intervento penale a protezione anche dei marchi di forma deve cadere. L'articolo 7, infatti, comprende anche questa tipologia di marchi tra quelli che possono essere registrati, escludendo con l'articolo 9 solo «i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».
I personaggi di fantasia, come quelli dei fumetti, dei videogiochi o dei film (tutte opere protette dalle disposizioni sul diritto d'autore) devono essere considerati, precisa la Cassazione, come segni suscettibili di registrazione a titolo di marchi. In questo caso, se cioè la registrazione è avvenuta, può scattare la tutela del Codice penale. L'articolo 473, infatti, come condizione per la protezione del diritto penale prevede che siano state osservate le disposizioni, sia nazionali sia internazionali, in materia. Per la Cassazione, così, la detenzione di riproduzioni di opere protette a titolo di frutto dell'ingegno è idonea a trarre in inganno il pubblico, giustificando la condanna.
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Il testo della sentenza

La sentenza

- Cassazione penale, n. 22050 del 2009

La tutelabilità del marchio di forma se poteva fare sorgere qualche perplessità sotto la vigenza della vecchia legge marchi (Rd 929/42, e successive modifiche), non può essere messa in dubbio dopo l'emanazione del Codice della proprietà industriale (adottato con Dlgs n. 30 del 2005), che all'articolo 7 include tra i segni che possono costituire oggetto di registrazione anche i marchi di forma, escludendo con l'articolo 9 solo i «segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto». È pertanto chiaro che i personaggi di fantasia (precipuamente ci si riferisce a quelli dei fumetti o dei videogiochi, come quelli resi noti dalla cinematografia, quindi a creazioni che sono tutelate anche dalla legge sul diritto d'autore), sebbene la riproduzione si risolva in una «forma» (e in una forma che coincide con il prodotto), non realizzando alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 9 Dlgs 30/2005, costituiscono a pieno titolo simboli o segni che possono essere registrati come marchi, e che qualora siano stati registrati, ricevono tutela dalle norme di cui agli articoli 473 e 474 del Codice penale.