Banksy in malafede : «la registrazione del marchio deve avvenire per fini reali»

La pronuncia dell'Ufficio europeo della proprietà intellettuale del 14 settembre scorso ha sancito la nullità del marchio costituito dall'opera “Flower Thrower” di Bansky registrato dalla società Pest Control Office Limited - società di servizi di assistenza legale che agisce per conto dello street artist - che ha in più sedi dichiarato di essere titolare di tutti i suoi diritti di proprietà intellettuale. La Cancellation Division dell'EUIPO lo ha ritenuto nullo per malafede. Pest Control Office ha depositato per la prima volta nel febbraio 2014 un marchio dell'UE per l'opera d'arte “Lanciatore di fiori” di Banksy (Flower bomber), registrato nell'agosto di quell'anno. Tuttavia, nel marzo 2019 la Full Color Black limited (società con sede nel Regno Unito che vende biglietti di auguri di street art, spesso utilizzando opere d'arte di Banksy), ha formalmente chiesto la cancellazione del marchio, sostenendo che era stato depositato in malafede e che non era distintivo. Di tutta risposta nell'ottobre 2019 Banksy ha lanciato un negozio di articoli per la casa, intitolato Prodotto interno lordo , nel tentativo di mostrare l'uso del marchio, ma facendo dichiarazione che probabilmente lo hanno danneggiato, con le quali esplicitava pubblicamente l'avversione per i diritti di proprietà intellettuale (è nota la sua affermazione: “il copyright è per i perdenti”). Ma le sue parole gli si sono ritorte contro.

Infatti secondo la decisione dell’EUIPO Banksy in realtà: “non aveva alcuna intenzione” di utilizzare il marchio al momento del deposito” e il lancio del negozio “Gross Domestic Product” ha “minato” lo sforzo “commerciale”. Nella decisione, infatti l'apertura del negozio viene descritta come: “incoerente con pratiche oneste”, e prosegue: “l'uso che è stato fatto solo dopo l'avvio del presente procedimento, è stato identificato per aggirare i requisiti del diritto dei marchi e quindi non vi era l'intenzione di utilizzare realmente l'immagine (del Laciatore di fiori) come marchio”.

L'opera d'arte “lanciatore di fiori” di Banksy

La pronuncia ci consente di tornare sul tema del rapporto tra street art e diritti della proprietà intellettuale con Francesca Ferrari, avvocato dello studio Eptalex di Milano e professore Associato dell‘Università degli Studi dell'Insubria, dipartimento di Diritto, Economia e Culture – DiDEC. «Di Bansky e dei suoi diritti di proprietà intellettuale si è occupato il Tribunale di Milano con un'ordinanza del gennaio 2019 nel contesto di un procedimento instaurato dalla stessa società Pest Control Office Limited che, al tempo, agiva sulla base di una serie di marchi, incluso quello ora dichiarato nullo dall'EUIPO, chiedendo tutela a favore di Bansky e nei confronti della società organizzatrice della mostra “A Visual Protest”, ospitata al MUDEC nell'aprile 2019. Il Tribunale di Milano da un lato ha concesso una tutela, seppur parziale, in materia di marchio ritenendo illecita la riproduzione del marchio Bansky su prodotti di merchandising, dall'altro lato, ha sottolineato come la riproduzione delle opere di Bansky ben avrebbe potuto essere considerata in violazione del diritto d'autore, ma ad un'imprescindibile condizione: che l'autore rivelasse la sua vera identità e rivendicasse la paternità delle opere in questione. Premesso che innanzitutto, nell'ambito delle azioni di contraffazione instaurate da Pest Control Office Limited pare opportuno – come ha fatto il Tribunale di Milano – porsi il tema della legittimazione attiva di questa società, che certamente non è in grado di dar prova dell'intervenuta cessione, da parte dell'autore, dei diritti di proprietà intellettuale, ciò che rileva è che, con la recente pronuncia dell'EUIPO, si sottolinea una volta di più come i diritti di marchio non possono essere utilizzati se non per il loro fine reale e dunque per contraddistinguere prodotti e servizi».

Francesca Ferrari, avvocato dello studio Eptalex di Milano e professore Associato dell‘Università degli Studi dell'Insubria, dipartimento di Diritto, Economia e Culture

L’artista possiede una registrazione statunitense per il “Lanciatore di fiori”, depositata sulla base del EUTM, ora tutti i marchi di Banksy sono a rischio?
In particolare l'art. 59 del Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell'Unione Europa prevede che il marchio venga dichiarato nullo ove si accerti che, al momento del deposito della domanda, il richiedente ha agito in malafede. L'EUIPO, dopo avere sottolineato tutte le difficoltà di definire la malafede, ha ritenuto la stessa sussistente in questo caso perché se, da un lato, il richiedente un marchio non è tenuto ad indicare alla data del deposito l'uso che farà dello stesso, dall'altro lato, il marchio deve rispondere ad una delle sue funzioni essenziali e non può essere registrato con la sola intenzione di ottenere un diritto esclusivo per scopi anche di tutela diversi neppure quando, come in questo caso, la legge sul diritto d'autore quella tutela non l'attribuisce. Una disciplina analoga in materia di malafede vige peraltro anche negli Usa ove, al momento della registrazione del marchio, è necessario dimostrare o l'uso o l'esistenza di una home registration. Quanto al marchio statunitense che riproduce l'opera «Lanciatore di fiori» di Pest Control Office Limited, depositato il 29 settembre 2016, ad una prima ricerca sembra che il richiedente abbia fatto valere quale home registration quella inglese e non quella europea.

Diritto d’autore, anonimato e proprietà intellettuale del marchio come si conciliano?
Ancora una volta la street art è al centro di una vicenda giudiziaria ed è innegabile che, al fine di individuare una protezione che deve derivare dalla legge sul diritto d'autore e non da altri diritti di proprietà intellettuale, sia necessario operare un bilanciamento fra le categorie concettuali del diritto d'autore e quelle del diritto all'anonimato. È indubbio che si tratti anche di un tema etico e ciò in particolare con riferimento a Bansky, che da un lato ha fatto sempre dell'anonimato, della libertà e della stessa lotta al copyright il suo cavallo di battaglia, tuttavia dall'altro lato è stato anche recentemente alla ribalta della cronaca per le sue iniziative umanitarie, quali la nave Louise Michelle, da lui finanziata e che opera nel mare tra la Libia e l'Italia.