Burberry e Gucci: la Cassazione estende la tutela al motivo check e al nastro verde rosso

Chilometri di nastro da bomboniere che riproducevano i falsi loghi e colori di Burberry Check e Gucci. I marchi celebri vanno tutelati, sotto il profilo penale, anche quando la loro violazione riguarda prodotti che appartengono a settori merceologici al di fuori dell’interesse dei brand stessi. A riconoscerlo è la Cassazione – sentenza 21640-23 – che estende la tutela penale extra-merceologica ai marchi “Burberry Check” ed al “nastro Verde Rosso Verde” di Gucci.

In questo complesso procedimento penale (entrambe le società sono state assistite dall’avvocato Gabriele Lazzeretti, tra i soci fondatori dello studio Spheriens), la Corte di Cassazione ha affermato che «la tutela penale di marchi celebri deve essere estesa a settori merceologici completamente estranei all'interesse del brand» ogniqualvolta «si rischi, secondo il giudizio del consumatore medio, la confondibilità dell'attribuzione del prodotto riproduttivo del marchio, del disegno o del modello originali e “forti” perché ampiamente ”notori”».

Il caso traeva origine dal sequestro di vari chilometri di nastro da bomboniere, estraneo al core business delle due griffe, che riproduceva dei segni ad imitazione dei marchi figurativi “Burberry Check” e “nastro Verde Rosso Verde”.

In primo grado, il processo si chiudeva con una assoluzione poiché il Tribunale di Massa, dopo aver affermato che i marchi in questione dovevano considerarsi «deboli» – e pertanto dotati di una tutela limitata – concludeva che i nastri in sequestro riproducevano delle trame sufficientemente diverse. Nella valutazione, un peso importante avevano due tesi difensive, riproposte anche nel giudizio di appello e in Cassazione secondo cui, per quanto concerne il “Burberry Check”, la società produttrice dei nastri avrebbe vantato un pre-uso lecito sul segno “Burberry Check”, limitatamente al settore delle bomboniere.
Il Tribunale di Massa, inoltre, non accordava alcuna importanza al fatto che la società inglese avesse registrato il suo marchio anche nella versione in “bianco e nero”, affermando che soltanto il segno nei caratteristici colori «rosso, beige e nero», potesse godere di un ristretto ambito di tutela come marchio «debole». Quanto al “nastro Verde Rosso Verde” di Gucci veniva messa in dubbio la possibilità di registrarlo come marchio in quanto segno di «interesse pubblico», poiché coincidente con il nastro che sorregge l’onorificenza dei Cavalieri del Lavoro.

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Di diametrale avviso la Corte di Appello di Genova che, in primo luogo, riconosceva la indiscussa celebrità e quindi «forza distintiva» dei marchi in questione, accordando peraltro tutela al marchio di Burberry in ogni variante di colore, in virtù della registrazione in “bianco e nero”.
Sul presunto pre-uso i giudici genovesi osservavano come la notorietà del marchio “Burberry Check”, quantomeno nei suoi colori caratteristici, risalisse agli anni Venti del secolo scorso, rendendo quindi di fatto illecito ogni eventuale pre-uso da parte dell’imputato, rispetto alla prima registrazione italiana del marchio risalente al 1986.
Per quanto riguarda, infine, il marchio “nastro Verde Rosso Verde”, la Corte di Appello genovese escludeva che i nastri rinvenuti presso l’impresa dell’imputato potessero essere destinati a rifornire l’ordine dei Cavalieri del Lavoro.