le conclusioni dell’avvocato generale

Louboutin, la suola rossa può essere imitata

della redazione Norme

3' di lettura

La suola rossa delle Louboutin non può essere un’esclusiva dello stilista Louboutin. Questa, in sintesi, la conclusione dell’avvocato generale Maciej Szpunar, chiamato a pronunciarsi sul caso che ha visto contrastarsi lo stilista francese Christian Louboutin e la società Van Haren, che svolge nei Paesi Bassi attività di commercio al dettaglio di calzature. Nel 2012, la società Van Haren aveva venduto calzature da donna con tacco alto con la suola ricoperta di rosso. Christian Louboutin e la sua società avevano quindi chiesto ai giudici dei Paesi Bassi di far accertare che la Van Haren si era resa colpevole di contraffazione.

Da qui la scontro in tribunale: secondo la Van Haren il marchio Louboutin sarebbe, infatti, «nullo» in quanto «la direttiva dell’Unione sui marchi elenca diversi motivi di nullità o impedimenti alla registrazione, segnatamente, per quanto riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto». Il rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) ha deciso di interpellare la Corte di giustizia europea al riguardo.

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Le conclusioni dell’avvocato generale

Già nella prima udienza, il 22 giugno 2017, l’avvocato generale aveva presentato le sue prime conclusioni, confermate adesso nelle conclusioni complementari pronunciate in esito alla riapertura della fase orale del procedimento: secondo l’avvocato Szpunar «un marchio che combina colore e forma può essere negato o annullato per i motivi previsti dal diritto dell’Unione sui marchi». Conseguentemente, propone alla Corte di rispondere affermando che «gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità di un marchio possono applicarsi a un segno costituito dalla forma del prodotto, che rivendica la tutela per un colore specifico».

Nelle sue prime conclusioni, l’avvocato generale aveva constatato che il marchio in questione doveva essere assimilato a un segno costituito dalla forma del prodotto e che rivendica la tutela per un colore in relazione a detta forma, piuttosto che a un marchio costituito da un colore in sé. Adesso conferma questo punto di vista, dato che non si tratta di una forma del tutto astratta o di una forma d’importanza trascurabile, bensì sempre della forma di una suola. Inoltre, l’avvocato generale ha anche espresso i suoi dubbi a proposito del fatto che il colore rosso possa svolgere la funzione essenziale del marchio ed identificarne il titolare allorché tale colore è utilizzato al di fuori del contesto che gli è proprio, ossia indipendentemente dalla forma della suola.

Tuttavia, l’avvocato generale ha ricordato anche che la qualificazione del marchio costituisce una valutazione di fatto, che compete al giudice dei Paesi Bassi. Lo stesso vale per quanto riguarda la risposta da fornire alla questione se il colore rosso della suola conferisca un valore sostanziale al prodotto. A suo avviso, la posizione del giudice olandese è chiara su tale punto e questo giudice muove dalla premessa secondo cui occorre rispondere affermativamente a tale quesito.

Il «mercato»

Nelle sue conclusioni l’avvocato generale affronta poi un altro aspetto importante, quello del mercato: ritiene, infatti, che «ciò che conta nella percezione del pubblico è non tanto la distinzione tra marchi di forma, di colore o di posizione, ma l’identificazione dell’origine del prodotto fondata sull’impressione complessiva di un segno».

Quanto alla qualificazione del marchio, l’avvocato generale osserva che occorre valutare se la registrazione non contrasti con l’interesse generale a non limitare indebitamente la disponibilità delle caratteristiche rappresentate da tale segno per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi dello stesso tipo.
Infine, l’avvocato generale ricorda che, come aveva affermato nelle sue prime conclusioni, la sua analisi verte esclusivamente sul valore intrinseco della forma e non deve tener conto dell’attrattiva esercitata dal prodotto derivante dalla reputazione del marchio o del suo titolare.

I precedenti
Nel 2013 una corte distrettuale dell’Aja ordinò all’olandese Van Haren quest'ultima di cessare la vendita delle scarpe blu e nere con suola rossa riconoscendo a Louboutin che la sua caratteristica suola non ha funzioni solo ornamentali. L’anno prima lo stilista francese aveva vinto un analogo caso davanti a un tribunale di New York, contro Yves Saint Laurent.

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