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Cassazione: “Il boss dei panini” non può essere registrato, rischio confusione con “Hugo Boss”

Il titolare di uno street food aveva avuto il via libera alla registrazione dalla Commissione ricorsi. Ma per la Cassazione La tutela non va esclusa solo perchè il termine è di uso comune

di Patrizia Maciocchi

4' di lettura

Il brand “ Hugo Boss ” non può essere considerato un marchio debole, solo perché la parola boss di cui è composto è ormai entrata nel linguaggio comune. La diffusione del termine non basta, infatti, ad escludere il rischio di confusione o di agganciamento tra il celebre marchio della celebre casa di moda tedesca e il marchio “il boss dei panini”, utilizzato dal titolare di un chioschetto di street food di Santa Maria Capua Vetere.

La Corte di cassazione ha così accolto il ricorso della maison che crea linee che spaziano dagli abiti di lusso ai profumi, contro la sentenza con la quale la commissione ricorsi aveva dato via libera al “Boss dei panini” per la registrazione del suo marchio. Nel 2022, infatti, dopo una battaglia giudiziaria durata quasi otto anni, al titolare del punto di ristoro mobile era stata data partita vinta per la nascita del marchio “Il boss dei Panini”.

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Per la Commissione Boss marchio debole

Ad avviso della Commissione Ricorsi, che aveva annullato il no dell’Uibm, il marchio anteriore “Boss” doveva essere considerato debole. E dunque il rischio confusione sarebbe scongiurato solo dall’esistenza di lievi differenze nel marchio successivo. La debolezza del marchio, ad avviso del giudice del merito, deriverebbe dal fatto che il termine anglosassone boss è «ormai invalso nell'uso quotidiano anche nella lingua italiana». E dunque non può essere oggetto di monopolio. Del resto la formula utilizzata per il boss dei panini, non è l’unica. La parola boss è usata nelle trasmissioni televisive come il “Boss delle Cerimonie” o il “Boss delle Torte”.

L’uso comune della parola non basta

La Suprema corte però non è d’accordo a partire dall’assunto del marchio debole per la presenza della parola Boss. I giudici ricordano che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «sono marchi “deboli” quelli che risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. In particolare, chiarisce la Corte «una parola del linguaggio comune può dar vita a un marchio «debole» o «forte» a seconda che consenta, o rispettivamente non consenta, al consumatore di avvertire un’affinità concettuale tra la parola usata e il prodotto e il servizio contrassegnato.

Il carattere distintivo

Tuttavia, il rischio di confusione è tanto più elevato, quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore e poiché la tutela di un marchio depositato dipende dall’esistenza di un rischio di confusione « i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente, o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore».

In questa prospettiva diventa centrale l’attitudine, presente nel marchio forte «ad essere ricordato per il suo accentuato carattere distintivo, e quindi confuso con segni simili, e la simmetrica penuria, nel marchio debole, di elementi individualizzanti che lo imprimano nella memoria del consumatore e che facciano conseguentemente emergere un rischio di confusione, con altri marchi, della medesima portata».

Fatta questa premessa la Suprema corte precisa che la pronuncia impugnata non ha preso in considerazione la natura patronimica del marchio «Boss». E il marchio patronimico è considerato un marchio forte. Detto questo però la Cassazione evidenzia che la preesistenza del marchio patronimico «Boss» potrebbe non impedire la registrazione del segno della parte controricorrente.

Il marchio patronimico

L'accertamento della Commissione dei Ricorsi non doveva dunque esaurirsi nella valorizzazione del riferito significato oramai comunemente associato al termine «boss» nella lingua italiana: andava esteso a un ulteriore aspetto, che la sentenza impugnata non affronta esplicitamente: andava cioè verificato se l’indicata accezione del termine valga, di fatto, ad escludere, nella percezione del pubblico, l’esistenza di un nesso di significato tra il marchio patronimico «Boss» e la parola «boss» che è inserita nel segno di cui è stata domandata la registrazione.

La natura forte

La ricorrente ha inoltre spiegato, nel proprio ricorso per cassazione, come avesse rimarcato, avanti all’Uibm, prima, e alla Commissione dei Ricorsi, poi, che il marchio «Boss» era notorio e dunque di natura “forte”, in virtù di un'accentuata distintività. La sentenza impugnata - sottolinea la Suprema corte - non prende in considerazione nemmeno il tema della notorietà del segno «Boss», che doveva essere esaminato.

La Cassazione precisa che l’impedimento alla registrazione «non va rinvenuto, in via esclusiva, nell’asserita notorietà del marchio «Boss», dovendosi altresì indagare, e ciò compete alla Commissione dei Ricorsi, se l’assenza di novità del marchio «Il boss dei panini» debba essere affermata non solo avendo riguardo al rischio di confusione, ma anche al rischio di agganciamento». E dunque in considerazione del fatto che il marchio successivo, senza giusto motivo, trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. La Cassazione annulla dunque con rinvio per un nuovo giudizio della Commissione che tenga conto delle sue indicazioni.

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