Mario Valentino vince la causa con Farfetch per l’uso del nome Valentino su borse e accessori

Il tribunale di Milano ha accolto il ricorso cautelare promosso dalla società Mario Valentino contro Farfetch Uk, gruppo che gestisce l'omonima piattaforma di e-commerce di abbigliamento e accessori di lusso, e Modes , società titolare di alcuni negozi multimarca di abbigliamento e accessori e affiliata a Farfetch, il cui modello di business si basa sui rapporti con le boutique di moda di tutto il mondo, che possono così allargare la presenza e la distribuzione sul canale digitale.

La Mario Valentino è una storica azienda napoletana fondata nel 1952 dallo stilista Mario Valentino, creatore in particolare di calzature e borse (scomparso nel 1991 a Napoli, dove era nato nel 1927) ed è titolare del marchio Valentino per calzature, borse e prodotti di pelletteria. Questi marchi si inseriscono nel quadro di un accordo di coesistenza sottoscritto dalla Mario Valentino e dalla Valentino, la maison fondata da Valentino Garavani, nel 1979, in forza del quale nei settori appunto di calzature, borse e accessori solo la Mario Valentino può usare e registrare il nome Valentino, mentre la Valentino può usare e registrare il nome per esteso Valentino Garavani (nelle foto in alto, le boutique Mario Valentino di Milano e Napoli)

La Mario Valentino ha contestato a Farfetch (e a Modes) la commercializzazione con il marchio Valentino di calzature e borse provenienti dalla Valentino. Il tribunale di Milano ha sottolineato che in relazione a calzature, borse e accessori di pelletteria il segno Valentino risulta «riservato alla titolarità della ricorrente Mario Valentino per effetto delle registrazioni da essa azionate in questo procedimento, titoli che evidentemente devono essere considerati per i diritti che per se stessi attribuiscono alla titolare di essi ed anche a prescindere dagli accordi intervenuti tra la ricorrente e la Valentino».

Quanto alla responsabilità per contraffazione di Farfetch, il tribunale di Milano – come aveva già fatto in un precedente del luglio 2020, relativo alla contraffazione del marchio della cucitura gialla degli scarponcini Dr. Martens – ha respinto la difesa sollevata dalla società inglese per la quale la responsabilità dovrebbe escludersi in quanto Farfetch svolgerebbe una mera attività di hosting passivo delle informazioni fornite dalle boutique partner. Al riguardo il tribunale ha infatti obiettato che «l’entità del ruolo e dei servizi prestati da Farfetch Uk risultano tali da eccedere la mera figura del prestatore dei servizi dell'informazione passivo che non attua alcun controllo sulle attività svolte mediante il proprio sito web, posto che essa svolge – come afferma testualmente – il ruolo di “agente per conto dei Partner” (in questo caso per conto di Modes) che, insieme all'organizzazione delle vendite ed agli ulteriori servizi forniti alla clientela, consente di ritenere che tale resistente svolga in effetti un ruolo attivo nella commercializzazione dei prodotti stessi».

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Sulla base di queste premesse il tribunale di Milano ha quindi inibito a Farfetch e a Modes «l'ulteriore utilizzazione dei marchi Valentino e Red Valentino in relazione a calzature, borse o altri prodotti di pelletteria» non provenienti dalla Mario Valentino, fissando una penale per la violazione dell'inibitoria e condannando le due resistenti al pagamento delle spese di lite. L'ordinanza non risulta esser stata reclamata. La Mario Valentino è stata assistita dagli avvocati Pier Luigi Roncaglia, Francesco Rossi e Riccardo Perotti, partner dello studio Spheriens , specializzato nella tutela del patrimonio immateriale delle aziende (non solo di quelle della moda).